Download dit artikel als PDF 27 mei 2014

Nieuwe Groepsvrijstelling voor overeenkomsten technologieoverdracht

Vanaf 1 mei 2014 geldt de nieuwe groepsvrijstelling voor overeenkomsten inzake technologieoverdracht. Licentieovereenkomsten hebben veelal een positief effect op de mededinging. Zo stimuleren zij de verspreiding van innovatie en nieuwe producten en diensten. Om deze reden heeft de Europese Commissie een groepsvrijstelling in het leven geroepen op basis waarvan bepaalde overeenkomsten zijn vrijgesteld van het kartelverbod opgenomen in artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’).

Technologieoverdracht is het exploiteren van intellectueel eigendomsrechten door middel van een contract, met als doel de gelicentieerde producten te vervaardigen. Overeenkomsten inzake technologieoverdracht zien dus op de verstrekking van licenties, bijvoorbeeld voor het gebruik van octrooien, design, know how of software.

De regels voor de beoordeling van overeenkomsten inzake technologieoverdracht, zijn neergelegd in de nieuwe groepsvrijstellingsverordening en de bijbehorende richtsnoeren, die aanwijzingen geven voor de toepassing van de mededingingsregels op bepaalde licentieovereenkomsten.

De nieuwe groepsvrijstelling ziet, net als de oude, alleen op licentieovereenkomsten tussen twee partijen met betrekking tot de productie van goederen die met behulp van de in licentie gegeven technologie worden vervaardigd. De groepsvrijstelling is van toepassing op i) overeenkomsten tussen concurrenten op voorwaarde dat het gezamenlijke marktaandeel op elke relevante markt niet groter is dan 20% en ii) overeenkomsten tussen niet-concurrenten op voorwaarde dat het marktaandeel van elke partij op de relevante markten niet groter is dan 30%.

Wat is nieuw?
De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude groepsvrijstelling, hebben betrekking op de volgende onderwerpen.

Het aanvechten van de geldigheid van gelicentieerde intellectueel eigendomsrechten
Bepalingen in overeenkomsten die het de licentienemer direct dan wel indirect verbieden om de geldigheid van de intellectueel eigendomsrechten van de licentiegever te betwisten, waren op grond van de oude groepsvrijstelling al verboden. De nieuwe groepsvrijstelling verbiedt nu ook het opnemen van bepalingen in overeenkomsten die de licentiegever de mogelijkheid bieden om een niet-exclusieve licentieovereenkomst te beëindigen indien de licentienemer de geldigheid van de gelicentieerde intellectueel eigendomsrechten betwist.

Grant back- verplichtingen
Onder een ‘grant back’-verplichting wordt verstaan iedere verplichting van de licentienemer om verbeteringen of nieuwe toepassingen die hij ontwikkelt, over te dragen of exclusief in licentie te geven aan de licentiegever. De licentienemer wordt daarmee beperkt in de mogelijkheden om zijn eigen technologie te exploiteren. De nieuwe groepsvrijstelling verbiedt bepalingen in overeenkomsten die de licentienemer verplichten om de door hem aangebrachte verbeteringen aan de gelicentieerde technologie op een exclusieve basis te licentiëren aan de licentiegever. Was dit voorheen alleen verboden indien de ontwikkelde verbeteringen scheidbaar waren van de gelicentieerde technologie, geldt nu dat het verbod ook van toepassing is voor die door de licentienemer ontwikkelde verbeteringen die niet scheidbaar zijn van de gelicentieerde technologie.  Nadeel voor de licentiegever is dat hij de gelicentieerde technologie met de door de licentienemer aangebrachte verbeteringen niet zonder de toestemming van de licentienemer - licentiegever voor de ontwikkelde verbeteringen - kan exploiteren. Een grant back-verplichting valt dus niet onder de groepsvrijstelling en moet individueel getoetst worden aan artikel 101, lid 3, VWEU.

Passieve verkooprestricties
De nieuwe groepsvrijstelling bevat een aanscherping ten aanzien van passieve verkooprestricties. Passieve verkoop is het verkopen van producten op verzoek van de afnemer en dus zonder dat de afnemer actief door de verkoper is benaderd en mag niet worden beperkt. Beperkingen opgelegd aan de licentienemer om passief te verkopen in een bepaald gebied of aan een klantenkring voorbehouden aan de licentiegever, zijn onder de nieuwe groepsvrijstelling wel toegestaan. Beperkingen op de passieve verkoop door licentienemers in een bepaald gebied of aan een klantenkring voorbehouden aan andere licentienemers, zijn normaal gesproken verboden, maar kunnen gedurende een periode zijn toegestaan indien de beperkingen objectief gezien noodzakelijk zijn voor de beschermde licentienemer om een nieuwe markt te kunnen betreden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die licentienemer aanzienlijk moet investeren in productiemiddelen en promotieactiviteiten om een nieuwe markt te betreden en te ontwikkelen.

Patent Pools
Hoewel technologiepools zoals patent pools buiten het toepassingsgebied van de nieuwe groepsvrijstelling vallen, zijn de richtsnoeren van de nieuwe groepsvrijstelling wel op deze patent pools van toepassing. Technologiepools zijn regelingen waarbij partijen gezamenlijk een technologiepakket samenstellen dat zowel aan de deelnemers van de pool als aan derden in licentie wordt gegeven. Patent pools hebben positieve effecten op de mededinging. Zij geven ondernemingen de mogelijkheid om goedkoper en makkelijker toegang te krijgen tot de nodige intellectueel eigendomsrechten. Poolingregelingen kunnen met name de transactiekosten verminderen doordat de licentienemers geen afzonderlijke licentieovereenkomsten met elke licentiegever hoeven te sluiten. De oprichting en de exploitatie van de pool, met inbegrip van licentiering vanuit de pool, vallen buiten het toepassingsbereik van het kartelverbod indien voldaan is aan de in de richtsnoeren genoemde voorwaarden.

Overgangsregeling
De nieuwe groepsvrijstelling geldt vanaf 1 mei 2014 en heeft een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat ondernemingen een jaar de tijd hebben om bestaande overeenkomsten, die voldoen aan de oude groepsvrijstelling, in overeenstemming te brengen met de nieuwe groepsvrijstelling.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rik Geurts.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).